УЗАГАЛЬНЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ СПРАВ У СПОРАХ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІМЕН ДОМЕНІВ

 Узагальнення проведено та підготовлено станом на безезень 2013 року адвокатом Пономарьовим М.М. за наслідками аналізу судових рішень господарських судів та судів загальної юрисдикції у справах, до участі в яких в якості учасника судового процесу залучався адміністратор національного публічного домену UA. ТОВ "Хостмайстер".

 

 

 1. Загальна характеристика спорів

win lose З урахуванням визначеного  статтею  8  Конституції України принципу верховенства права та встановлених Законом України "Про судоустрій та статус суддів" завдань суду як державної правозахисної інституції суд, здійснюючи правосуддя у сфері правовідносин, які виникають між власниками знаків для товарів і послуг та власниками імен доменів, покликаний забезпечити захист гарантованих Конституцією України та законами України прав і свобод громадянина, інтересів юридичних осіб, суспільства і держави.

 

Метою даного узагальнення є аналіз застосування господарськими судами та судами загальної юрисдикції законодавства у сфері інтелектуальної власності та телекомунікацій, виявлення складних і неоднозначних питань у судовій практиці вирішення відповідних спорів, розробка пропозицій щодо забезпечення однакового застосування господарськими судами та судами загальної юрисдикції норм права, а також заповнення прогалин у чинному законодавстві.

 

 

Як засвідчує судова практика, основною категорією спорів, що виникають у зв'язку з реєстрацією та використанням імен доменів є спори про:

-         заборону використання домену або його блокування;

-          припинення використання позначень, що охороняються свідоцтвами на знаки для товарів і послуг у певному доменному імені та скасування реєстрації спірного доменного імені;

-         передання спірного домену правовласнику ідентичних або подібних до ступеня змішування знаків для товарів та послуг (переделегування доменного імені);

-         збереження домену за поточним його власником (реєстрантом);

-         визнання права на використання комерційного найменування у доменних іменах.

 

Спори у даній категорії справ, зазвичай виникають у зв’язку з тим, що особа, якій належить торговий знак, найменування якого співпадає з найменуванням домену, зареєстрованого іншою особою, вважає, що у зв’язку з такою реєстрацією та використанням домену порушуються майнові права інтелектуальної  власності власника торгового знака, оскільки вона не лише позбавлена можливості зареєструвати аналогічний домен, але й зазнає збитків внаслідок використання сторонніми особами її ділової практики, імені та репутації для отримання вигоди (привернення уваги тощо).

 

Основними проблемними питаннями у вирішенні спорів вказаної категорії є питання:

  • Нормативно правового регулювання відносин;
  • Суб'єктного складу спору;
  • Предмету доказування;
  • Належності та допустимості доказів;
  • Способів судового захисту порушених прав та законних інтересів

 

2. Питання застосування законодавства

 

В Україні відносини, пов’язані з використанням доменів регулюються наступними нормативно-правовими актами:

  • Закон України "Про телекомунікації"
  • Цивільний кодекс України (книга четверта)
  • Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
  • Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції"
  • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних" від 12 квітня 2002 р. N 522
  • Рішення Європейського суду з прав людини від 18 вересня 2007 р. у справі ТОВ Паеффген проти Німеччини за заявами № № 25379/04, 21688/05, 21722/05 і 21770/05 (Рaeffgen GMBH v. Germany).

 

Правила Всесвітньої корпорації з присвоєння номерів та імен в мережі Інтернет (ICANN), Уряду США та міжнародних організацій не входять до переліку джерел права, визначених ст. 4 ГПК України (Правова позиція Вищого господарського суду України, сформована у постанові від 08.06.2004 р. у справі № 44/1 та нерідко обстоюється в судових спорах).

 

У свою чергу, на міжнародному рівні, крім названих Правил, питання регулювання відносин, пов’язаних з реєстрацією доменів, визначаються численними правилами ICANN та документами RFC, а також Єдиною політикою вирішення доменних спорів (UDRP, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ),які однак також не можуть застосовуватись при вирішенні спорів національними судами.

 

Слід зазначити, що здійснене узагальнення судової практики свідчить, що судами при вирішенні спорів не завжди береться до уваги необхідність застосування до правовідносин, які виникають між власниками знаків для товарів і послуг, та власниками імен доменів, щодо порушення прав інтелектуальної власності, - спеціального законодавства, яке визначає поняття адміністратора домену, не надається йому належна правова оцінка, а також не з'ясовується в достатній мірі правова природа доменного імені та обставини використання знака для товарів і послуг в його назві та веб-сторінці, з якою він пов'язаний, що в свою чергу призводить до помилкових обґрунтувань та висновків у судових рішеннях.

 

При цьому, не менш важливим питанням видається можливість застосування Правил домену .UA при вирішенні спорів даної категорії.

 

Обґрунтованою видається позиція, що Правила домену .UA. не є ні нормативно-правовим актом, ні іншим джерелом права, а визначається лише в якості додатку до договору про надання послуг, який укладається між реєстраторами доменів та адміністратором.

 

Так, при розгляді цивільної справи № 2-72/12 Печерський районний суд м. Києва відмітив, що, як вбачається із Правил домену .UA та Правил домену COM.UA, такі Правила є невід'ємною частиною договорів, які укладаються адміністратором домену .UA, COM.UA з приводу делегування та адміністрування доменних імен в домені .UA та конкретизують права і обов'язки сторін таких договорів. Таким чином, Правила домену .UA та Правила домену COM.UA є додатком до договорів, які укладаються адміністратором домену .UA і конкретизують права та обов'язки сторін таких договорів. Відповідно, такі Правила як додаток до договору, є обов'язковими до застосування сторонами відповідних договірних відносин та не розповсюджують свою дію на осіб, які не є сторонами договору, відповідно, не породжують для них певні права та обов'язки.

 

При цьому, як зазначено в постанові Київського апеляційного господарського суду від 30.06.2011 р. у справі № 20/368, Правила домену .UA не можуть розглядатись ні як публічний договір, ні як будь-який інший договір, оскільки є лише частиною (додатком) до договорів, які укладаються між Адміністратором домену .UA та реєстраторами доменних імен.

 

У той же час, є непоодинокими випадки, коли суди, розглядаючи спір, посилаються на положення Правил домену .UA, як на документ, який встановлює загальнообов'язкові правила серед учасників відносин з реєстрації доменів у національній доменній зоні.

 

Так, Донецький апеляційний господарський суд приймаючи постанову від 26.07.2010 р. у справі № 18/64пд за позовом ПП "Науково-виробниче підприємство "Харчові продукти "Мультимікс" до ТОВ "ФТІКОМ" та ТОВ "Хостмайстер" про зобов'язання виконати дії, якою залишено без змін рішення господарського суду Донецької області від 24.06.2010 р., з посиланням на п. 3.8 Правил домену. UA, яким передбачено, що делегування приватного доменного ім’я другого рівня відбувається виключно за умови надання реєстрантом через відповідного реєстратора адміністратору для доменного імені, яке повністю, або його компонент другого рівня (до знака «.», але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, на який центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності видане свідоцтво України на знак для товарів та послуг – належним чином засвідченої копії такого свідоцтва, дійшов до висновку, що перший відповідач правомірно відмовив в реєстрації позивачу доменного ім’я YAKUSHEV.UA, а посилання скаржника на те, що це є порушенням встановлених другим відповідачем, як адміністратором домену. UA, Правил домену. UA, визнав необґрунтованим.

 

Аналогічно спір було вирішено стосовно доменного імені sadko.ua у справі № 18/63пд, де постановою Донецького апеляційного господарського суду від 26.07.2010 р. було залишено без змін рішення господарського суду Донецької області від 24.06.2010 р.

 

Також, під час розгляду справи № 39/73 за позовом Асоціації "Український правовий альянс" до ТОВ "Хостмайстер", третя особа ТОВ "Інтернет Інвест", про зобов’язання вчинити дії - зареєструвати доменне ім’я ula.ua, господарський суд міста Києва у своєму рішенні від 19.07.2010 р. про відмову у задоволенні позову, звернув увагу на те, що порядок надання адрес мережі Інтернет у домені .UA здійснюється на підставі розроблених Товариством з обмеженою відповідальністю "Хостмайстер" Правил домену .UA. Зазначені Правила не є нормативним актом законодавства України, а є актом окремої юридичної особи – відповідача.

 

Визначаючи правову природу Правил, суд вказав наступне:

"Процес делегування доменів першого рівня коду країнам (в тому числі, домену .UA), як і створення та діяльність комерційної Інтернет - корпорації з присвоєння імен і номерів (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICAAN), не є предметом міждержавних домовленостей і не закріплені в жодній міжнародній угоді, що могла би застосовуватися, як обов’язкове для застосування джерело права, а функціонує на рівні рекомендацій цієї міжнародної приватної організації.

 

Зокрема, згідно п. 1.2 Правил домену .UA вони розроблені адміністратором домену .UA з дотриманням чинних правил ICANN (RFC № 1591, ICP-1), з урахуванням рекомендацій ICANN, CENTR, US DoC, WIPO, а також міжнародного досвіду, та є умовами надання адміністратором домену .UA третім особам послуг з адміністрування та технічного супроводу домену .UA.

 

Таким чином, Правила домену .UA як джерело права є звичаєм (ст. 7 ЦК України), тобто, правилом поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин."

 

При цьому, відхиляючи доводи відносно того, що Правила встановлюють безпідставне обмеження можливості зареєструвати домен особі, яка не володіє відповідним знаком для товарів і послуг, суд вказав:

"Правила домену .UA не є актом законодавства і приймалися не у відповідності до актів законодавства вищого рівня, а виключно з врахуванням рекомендацій ICANN, CENTR, US DoC, WIPO. Для того, щоб дійти висновку про те, чи відповідає встановлене п. 3.2 Правил домену .UA обмеження рекомендаціям цих організацій, потрібно проаналізувати відповідність Правил домену .UA всім цим рекомендаціям, що не охоплюється предметом спору по даній справі. Крім того, навіть у разі встановлення неправомірності такого обмеження суд позбавлений можливості визнати такими, що не підлягають до застосування, певні положення Правил домену .UA, оскільки невідповідність рекомендаціям не може бути для цього підставою."

 

Аналогічну позицію заняли судові інстанції у справі № 12/82 господарського суду міста Києва за позовом ТОВ "Асстра Україна" до ТОВ "Хостмайстер", третя особа ТОВ "Дабл-Ю Нет" про зобов'язання вчинити дії.

 

Зокрема, як зазначив Київський апеляційний господарський у своїй постанові від 21.01.2009 р. : "відповідач делегує доменне ім'я другого рівня в домені. UA виключно, якщо заявлене доменне ім'я співпадає з торговим знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

 

Матеріалами справи підтверджується та не заперечується позивачем, що належний йому знак для товарів і послуг – Asstra Associated Traffic AG - охоплює не лише слово asstra, а й слова Associated Traffic AG, що не просто є частиною позначення, а охоронюваною частиною.

 

Отже, реєстрація в якості доменного імені другого рівня лише частини знаку для товарів і послуг суперечить п. 3.2 Правил домену.UA, на підставі яких відповідач делегує доменні імена другого рівня в домені .UA.

 

З огляду на викладене, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що дані Правила не є актом законодавства і вони приймалися не у відповідності до актів законодавства вищого рівня, а виключно з врахуванням рекомендацій ICANN, CENTR, US DoC, WIPO, а, отже для того, щоб зробити висновок про те, чи відповідає встановлене п. 3.2 Правил обмеження рекомендаціям цих організацій, слід дати аналіз відповідності Правил всім цим рекомендаціям, що не охоплюється предметом спору по даній справі."

 

3. Питання суб’єктного складу спору

 

В процесі делегування доменного імені в публічному домені беруть участь:

Реєстрант – особа, що бажає користуватися та розпоряджатися  певним доменним іменем в публічному домені;

Вказана особа може поєднувати або не поєднувати в собі власника торгового знака.

Реєстратор – суб'єкт господарювання, який надає реєстранту послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування і функціонування доменного імені.

Адміністратор – адміністратор публічного домену, в якому відбувається делегування. Особа, що виконує функції адміністратора публічного домену, має бути суб`єктом господарювання.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 56 Закону України "Про телекомунікації" адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет здійснюється уповноваженою організацією для: створення реєстру доменних назв і адрес мережі українського сегмента мережі Інтернет; створення реєстру доменних назв у домені .UA; створення та підтримки автоматизованої системи реєстрації та обліку доменних назв і адрес українського сегмента мережі Інтернет; забезпечення унікальності, формування та підтримки простору доменних назв другого рівня в домені .UA; створення умов для використання адресного простору українського сегмента мережі Інтернет на принципах рівного доступу, оптимального використання, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції; представництва та захисту у відповідних міжнародних організаціях інтересів споживачів українського сегмента мережі Інтернет.

 

При цьому, згідно з ч. 3 ст. 56 Закону України "Про телекомунікації" адміністрування адресного простору мережі Інтернет у домені .UA здійснюється недержавною організацією, яка утворюється самоврядними організаціями операторів/провайдерів Інтернет та зареєстрована відповідно до міжнародних вимог.

 

Адміністратором національного домену верхнього рівня .ua є ТОВ "Хостмайстер".

 

Слід зазначити, що саме вказані особи зазвичай складають суб’єктний склад судового спору відносно прав на доменне ім'я.

 

При цьому, за належним суб’єктним складом судових спорів, що виникають у зв'язку з реєстрацією та використанням імен доменів, їх учасниками є:

- Позивач: особа, права якої порушено (в більшості випадків – власник торгового знака, тотожного або схожого до рівня змішування з іменем, використаним у домені);

- Відповідач:
1. користувач делегованих доменних імен, тобто особа, в інтересах якої було зареєстровано доменне ім'я із застосуванням спірних знаків для товарів і послуг (реєстрант);
2. реєстратор у разі поєднання в одній особі реєстранта та реєстратора;

- Третя особа: реєстратор, як суб'єкт, який у разі задоволення позову матиме обов'язок вчинити ті чи інші дії на виконання такого рішення (скасування реєстрації, зміна держателя домену тощо).

 

Існують численні дискусії відносно залучення в тому числі адміністратора в якості відповідача або третьої особи до участі у таких спорах.

 

Водночас, необхідно враховувати наступне.

 

Набуття особою процесуального статусу відповідача закон пов'язує не з дійсною наявністю матеріальних правовідносин між сторонами та відповідно кореспондуючого обов’язку відповідача здійснити певні дії на користь позивача або утриматись від їх вчинення задля захисту та реалізації прав і законних інтересів позивача, а лише з фактом пред’явлення позову до особи.

 

Водночас, належним відповідачем у справі може бути лише особа, яка має зобов'язання перед позивачем за обставинами, які є предметом позову. В інших випадках задоволення позову унеможливлюється, оскільки у такого відповідача відсутні будь-які зобов’язання перед позивачем щодо припинення порушення його прав та законних інтересів, оскільки не він є особою, що має відповідати за спірними правовідносинами.

 

Так, у випадку, коли суд встановить, що позов подано не до тієї особи, яка має відповідати перед позивачем у матеріально-правовому правовідношенні, він за згодою позивача заміняє неналежного відповідача на належного, або ж відмовляє в позові у зв’язку з відсутністю правових підстав.

 

Як свідчить судова практика Вищого господарського суду України, належними відповідачами у справах про захист прав інтелектуальної власності, порушених внаслідок реєстрації і використання імен доменів, є реєстрант, тобто особа, в інтересах якої було зареєстровано доменне ім'я із застосуванням спірних знаків для товарів і послуг.

 

Зокрема, аналіз положень статей 1 та 56 Закону України "Про телекомунікації" дає підстави для висновку про те, що оскільки діяльність з адміністрування доменних імен передбачає здійснення реєстраційних функцій та забезпечення умов доступу абонентів до відповідних телекомунікаційних послуг, особа, яка здійснює лише делегування та адміністрування доменних назв, не є фактичним користувачем делегованих доменних імен, оскільки реєстрація домену є, по суті, внесенням обумовленої інформації до реєстраційної бази даних, а не власне використанням такого домену.

 

Таким чином, для правильного вирішення спорів, пов’язаних із порушенням прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг шляхом використання їх найменувань в іменах доменів, необхідно встановити безпосереднього держателя спірних доменних імен, тобто особу, в інтересах якої було зареєстровано доменне ім'я із застосуванням спірних знаків для товарів і послуг. (Правова позиція Вищого господарського суду України, постанова від 14.03.2006 у справі № 21/71).

 

Таким чином, адміністратор домену .UA ТОВ "Хостмайтер" (або інші адміністратори) не є особою, яка може нести відповідальність перед власниками торгових знаків у справах про захист прав інтелектуальної власності на них у зв’язку з реєстрацією і використанням імен доменів, схожих до рівня змішування або тотожних з такими знаками.

 

Згідно з частиною другою статті 56 Закону України "Про телекомунікації" адміністратор домену також не наділений обов’язком контролювати діяльність реєстраторів та реєстрантів щодо реєстрації того чи іншого домену шляхом перевірки в кожному окремому випадку реєстрації, чи не порушено прав третіх осіб.

 

Крім сторін, до складу процесуальних учасників розгляду справи належать також треті особи без самостійних вимог та з самостійними вимогами (прирівнюються до позивача) на предмет спору. При цьому, до третіх осіб без самостійних вимог належать особи, відносно яких рішення суду може вплинути на їх права та обов’язки щодо однієї з сторін.

 

Оскільки адміністратор домену, як зазначалось вище, не здійснює безпосередню реєстрацію доменів, то у разі задоволення позову про передачу спірного домену правовласнику ідентичних або подібних до ступеня змішування знаків для товарів та послуг/ збереження домену за поточним його власником (реєстрантом)/ скасування реєстрації домену для поточного власника імені домену (реєстранта)/ тощо, - у адміністратора не виникатимуть жодні обов’язки по відношенню до сторін спору (правовласника ТМ та реєстранта), як і не впливатиме таке рішення жодним чином на його права.

 

Враховуючи зазначене, також відсутні правові підстави для залучення адміністратора домену до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні однієї із сторін.

 

Що стосується реєстраторів доменів, то вони можуть бути залучені третіми особами у справу, проте так само як і адміністратор не є належними відповідачами у справах вказаної категорії.

 

Так, в силу ст. 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", реєстратор доменного імені, тобто, суб’єкт господарювання, який надає реєстранту послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування і функціонування доменного імені, не здійснює використання торгового знаку, що належить третім особам, оскільки особою, яка здійснює користування і розпорядження певним доменним іменем є реєстрант, а не реєстратор, крім випадків поєднання реєстратора та реєстранта в одній особі.

 

Господарські суди зазвичай вірно застосовують приписи процесуального законодавства, враховують зміст правовідносин адміністратора, реєстратора та реєстранта.

 

Так, у справі № 12/25-20/334 за позовом Гугл. Інк. (Google Inc.) до ТОВ "ГОУ ОГЛЕ", ТОВ "Хостмайстер" про припинення порушення прав інтелектуальної власності на комерційне найменування, Київський апеляційний господарський суд у своїй постанові від 21.02.2011 р. слушно звернув увагу на наступне:

"Згідно з частиною 2 статті 56 Закону України "Про телекомунікації" адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет здійснюється уповноваженою організацією.

ТОВ "Хостмайстер" є організацією, уповноваженою здійснювати адміністрування домену .UA, що підтверджується, зокрема, Угодою № 1/2001 про передачу адміністративних повноважень від 25.03.2001 р., укладеною між Кохманюком Дмитром Сергійовичем та Свиридовим Ігорем Анатолійовичем, які отримали повноваження з управління доменом .UA згідно правил ICANN, що підтверджується відомостями з реєстраційної бази даних IANA/ICANN в записі про домен .UA, які містяться у матеріалах справи, з однієї сторони, та Відповідачем 2, з іншої сторони, та не заперечується самим Відповідачем 2.

У відповідності зі статутом ТОВ "Хостмайстер" визначений його предмет діяльності, що включає створення організаційних, технічних, економічних, інформаційних та інших умов для забезпечення реєстрації доменних імен суб’єктами українського сегменту мережі Інтернет та підтримка функціонування цих доменних імен в глобальній мережі.

Частина 4 статті 56 Закону України "Про телекомунікації" встановлює, що утворення адресного простору, розподіл і надання адрес, маршрутизація інформації між адресами здійснюються відповідно до міжнародних вимог. Таким чином, ТОВ "Хостмайстер" як адміністратор домену в українському сегменті мережі Інтернет зобов’язаний дотримуватись міжнародних стандартів у сфері Інтернет.

Статтею 16 Цивільного кодексу України визначено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу та встановлено способи такого захисту: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов'язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Судом встановлено, що право Гугл. Інк. на комерційне найменування було порушене в зв’язку з використанням ТОВ "ГОУ ОГЛЕ" комерційного найменування Позивача в доменному імені google.ua, делегованому ТОВ "ГОУ ОГЛЕ".

Задоволення вимоги Позивача до ТОВ "ГОУ ОГЛЕ" про припинення використання комерційного найменування "Gооgle" у доменному імені google.ua означає поновлення Гугл. Інк. прав на використання його комерційного найменування в доменному імені google.ua, оскільки припинення використання включає припинення делегування вказаного доменного імені ТОВ "Хостмайстер".

При цьому, апеляційний суд виходить з того, що дії ТОВ "Хостмайстер" є похідними від дій осіб, які безпосередньо використовують доменне ім’я UA.

ТОВ "Хостмайстер" не порушував права Гугл. Інк., оскільки сам не використовує спірні доменні імена і не сприяє в цьому іншим особам. Він лише виконує свої обов’язки, зазначенні в договорах, укладених зі своїми контрагентами. Ні в апеляційній скарзі, ні в процесі розгляду її в судовому засіданні позивач не довів, що своїми діями ТОВ "Хостмайстер" порушує права Гугл. Інк.

Що ж стосується реєстрації домену "Gооgle" за Гугл. Інк., то це можливо тільки на підставі договору, укладеним між реєстратором Позивача та адміністратором домену UA і не є предметом розгляду в даній справі.

Отже, висновок суду першої інстанції про відмову у задоволенні розглянутих в даній справі позовних вимог до ТОВ "Хостмайстер" є обґрунтованим. За таких обставин, підстав для скасування або зміни вказаного судового рішення та задоволення апеляційної скарги компанії "Гугл Інк." суд апеляційної інстанції не знаходить."

 

Також, аналогічну позицію сформував Київський апеляційний господарський суд в постанові від 12.01.2011 р. у справі № 20/68 за позовом ГРУП АДЕО (GROUPE ADEO) до 1.Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Хостмайстер" про припинення порушення прав власника міжнародних реєстрацій знаку для товарів і послуг "Leroy Merlin".

 

Зокрема, апеляційний господарський суд відмітив наступне:

"Адміністрування адресного простору мережі Інтернет у домені .UA здійснюється недержавною організацією, яка утворюється самоврядними організаціями операторів/провайдерів Інтернет та зареєстрована відповідно до міжнародних вимог.

Утворення адресного простору, розподіл і надання адрес, маршрутизація інформації між адресами здійснюються відповідно до міжнародних вимог.

На даний час адмініструє систему реєстрації та облік доменних назв і адресу українського сегмента мережі Інтернет ТОВ “Хостмайстер”, що підтверджується останнім.

Пред'являючи позовні вимоги до ТОВ "Інтернет Інвест", як до реєстратора доменного імені, позивач просив суд визнати використання знаку для товарів і послуг "LEROY MERLIN" ТОВ "Інтернет Інвест" при реєстрації домену leroymerlin.kiev.ua неправомірним та таким, що порушує права позивача, як власника свідоцтв на міжнародні реєстрації знаків для товарів і послуг №№ 618818, 591251, 601395, 701781, 711548; зобовязати ТОВ "Інтернет Інвест" скасувати делегування домену leroymerlin.kiev.ua та провести заходи щодо передачі домену leroymerlin.kiev.ua позивачу.

Однак, в силу ст. 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ТОВ "Інтернет Інвест", як реєстратор доменного імені, тобто, суб'єкт господарювання, який надає реєстранту послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування і функціонування доменного імені, не здійснює використання знаку, власником якого є позивач, а саме, не використовував та не використовує знак у доменному імені leroymerlin.kiev.ua, оскільки особою, яка здійснює користування і розпорядження певним доменним іменем є реєстрант, а не реєстратор.

Згідно п. 2.15.5 розділу 2 Правил домену .UA, реєстратор складає заявку на делегування доменного імені для реєстранта і надсилає її у вхідну чергу заявок адміністратора у відповідності із публічним доменом.

Щодо прийняття рішення про делегування, тобто реєстрацію певного доменного імені або відмову у делегуванні, то таке рішення приймає виключно адміністратор (п. 2.4 розділу 2 Правил домену KIEV.UA та п. 2.15.7 Правил домену .UA) за результатами розгляду такої заявки.

Таким чином, до повноважень ТОВ "Інтернет Інвест", як реєстратора, не відноситься реєстрація (делегування) певного доменного імені, що є виключною компетенцією адміністратора.

Правила домену .UA (п. 2.20 та п. 2.24 розділу 2) визначають випадки, за яких делегування приватного доменного імені у публічному домені може бути відмінено та випадки, за яких приватне доменне імя може бути переделеговане іншому реєстранту (зокрема, за рішенням компетентного суду), проте, такими функціями наділений виключно адміністратор (до якого дана позовна вимога позивачем не предявляється), а не реєстратор.

Отже, підстави для задоволення позовних вимог про визнання використання знаку для товарів і послуг "LEROY MERLIN" ТОВ "Інтернет Інвест" при реєстрації домену leroymerlin.kiev.ua неправомірним та таким, що порушує права позивача, як власника свідоцтв на міжнародні реєстрації знаків для товарів і послуг №№ 618818, 591251, 601395, 701781, 711548; зобов'язання ТОВ "Інтернет Інвест" скасувати делегування домену leroymerlin.kiev.ua та провести заходи щодо передачі домену leroymerlin.kiev.ua позивачу, відсутні.

Стосовно позовних вимог про зобов'язання ТОВ "Хостмайстер", як адміністратора, припинити технічне обслуговування домену leroymerlin.kiev.ua, колегія суддів вважає, що визначений позивачем спосіб захисту порушеного права, не відповідає ні визначеним способам захисту за ст. 16 Цивільного кодексу України, ні іншим способам захисту, що визначені законодавчими актами. Також, даний спосіб захисту не передбачений Правилами домену .UA, які добровільно застосовуються учасниками відносин, у якості звичаю. Більше того, Закон України "Про телекомунікації", на підставі якого здійснює свою діяльність відповідач-2, як адміністратор, не наділяє адміністратора функціями здійснення технічного обслуговування доменних імен, відповідно і функцією припиняти таке обслуговування. За наведених обставин, суд відмовляє у задоволенні даної позовної вимоги."

 

Серед судів загальної  юрисдикції також має місце застосування вказаної правової позиції.

 

Так, Шевченківський районний суд м. Києва, ухвалюючи 25.05.2009 р. рішення у справі № 2-4408/09 вказав, що: "ТОВ "УКР" є реєстратором і відповідно до Правил домену .UA, як суб'єкт господарювання надає реєстранту послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування і функціонування доменного імені. Оскільки ні позивачами, ні їх представником не надані докази на підтвердження порушення прав позивачів саме відповідачами, позовні вимоги задоволенню не підлягають."

 

Водночас, за наслідками дослідження судової практики встановлено, що не всі суди враховують вищенаведені норми чинного законодавства та виявляють нерозуміння особливостей відносин між адміністратором, реєстратором, реєстрантами та власниками торгових знаків, які відтворені у спірних іменах доменів.

 

Так, залишаючи без змін рішення Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 22.12.2011 р. у справі № 2-2031-08 та рішення Апеляційного суду Черкаської області від 08.08.2012 р. № 22ц/3290/1454/2012, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в ухвалі від 04.10.2012 р. вказав, що суди на підставі доказів, поданих сторонами, які належним чином оцінені, дійшли до правильного висновку про те, що саме відповідач, МПП "Томас", як реєстратор надав послуги реєстранту доменного імені в мережі інтернет, порушивши переважне право позивача на використання спірного знаку для товарів і послуг.

 

Тим самим, як суди попередніх інстанцій, так і суд касаційної інстанції не звернули уваги на вищевказані приписи законодавства, а також не врахували, що виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, обов’язковою умовою використання знака є його використання саме стосовно товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано.

 

Розміщення ж словесного позначення, схожого з торговим знаком для певних товарів і послуг, навіть у домені .ua та на сторінках веб-сайтів, без вироблення товарів та надання послуг, для яких зареєстровано спірний товарний знак, не може викликати у споживачів асоціації цього позначення з товарами та послугами особи, яка є власником відповідного торгового знаку. При цьому, використання оспорюваного знака в мережі Інтернет для України може бути визнане лише у випадку реєстрації сайта, що відтворює торгову марку, в домені .ua. (Правова позиція Вищого господарського суду України, постанова від 18.07.2006 у справі № 20/500).

 

При вирішенні питання щодо належного використання торгового знака для товарів і послуг на території України, необхідно враховувати, що посилання на реєстрацію доменного імені, яке містить в собі найменування торгового знака, та розміщення спірних позначень на сторінках веб-сайтів (як у зоні “com”, так і навіть у домені ".ua") не може підтверджувати належного використання такого знака, якщо буде встановлено факт відсутності на ринку (території) України відповідних товарів і послуг, що відповідно унеможливлює виникнення в Україні у споживачів асоціації спірних торговельних марок з товарами та послугами заявника. (Правова позиція Вищого господарського суду України, постанова від 01.07.2008 у справі № 39/202).

 

В даному випадку як позивач, так і відповідач-1 мали Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, видані відносно схожих буквенних позначень.

 

Під час розгляду вказаної справи суди помилково ототожнили дію з реєстрації доменного імені з використанням торгового знака, належного позивачу, й не дослідили обставин того, чи було використано спірне найменування саме щодо товарів та послуг, для яких товарний знак зареєстровано позивачем.

 

4. Питання предмету доказування

 

З системного аналізу норм чинного законодавства та судової практики вбачається, що до предмету доказування у спорах, що виникають у зв'язку з реєстрацією та використанням імен доменів, входять обставини того, що:

- доменне ім'я реєстранта спірного домену ідентичне чи подібне до ступеня змішування зі знаком для товарів та послуг (торговою маркою), на який позивач має права;

- у реєстранта домену немає прав на знак для товарів та послуг, який відповідає найменуванню зареєстрованого ним імені домену в інших класах МКТП;

- спірний знак для товарів і послуг був використаний в спірному доменному імені та на веб-сторінці, з якою він пов'язаний, без достатніх правових підстав та в порушення прав власника знаку для товарів та послуг, найменування якого відповідає спірному домену.

 

Для задоволення позову, спрямованого на захист прав власника торгового знака необхідним є встановлення всіх вказаних обставин у сукупності.

 

За відсутності хоча б однієї з вказаних обставин, вбачається необхідність відмовляти в задоволенні позову.

 

Так, при вирішенні доменних спорів національними судами, особливу увагу необхідно звернути на те, що аналіз законодавчих приписів дає підстави для висновку, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, обов’язковою умовою використання знака є його використання саме стосовно товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано.

 

Розміщення ж словесного позначення, схожого з торговим знаком для певних товарів і послуг, навіть у домені .ua та на сторінках веб-сайтів, без вироблення товарів та надання послуг, для яких зареєстровано спірний товарний знак, не може викликати у споживачів асоціації цього позначення з товарами та послугами особи, яка є власником відповідного торгового знаку. При цьому, використання оспорюваного знака в мережі Інтернет для України може бути визнане лише у випадку реєстрації сайта, що відтворює торгову марку, в домені .ua. (Правова позиція Вищого господарського суду України, постанова від 18.07.2006 у справі № 20/500).

 

Сам по собі факт реєстрації доменного імені ще не свідчить про характер (вид) його використання. Тобто, з реєстраційних даних, в том числі, викладених на сайті http://www/who/is, (публічно доступного міжнародного електронного реєстру пошукової системи WHO.IS), не випливає з якими конкретними цілями (комерційними, науковими, освітніми та ін.) зареєстроване таке доменне ім’я та як воно буде використовуватись його власником. Таким чином, відомості про реєстрацію доменного імені не містять інформації про товари та/або послуги, стовно яких доменне ім’я може використовуватись.  (За матеріалами справи № 20/68, постанова Київського апеляційного господарського суду від 12.01.2011).

 

Також, при вирішенні питання щодо належного використання торгового знака для товарів і послуг на території України, необхідно враховувати, що посилання на реєстрацію доменного імені, яке містить в собі найменування торгового знака, та розміщення спірних позначень на сторінках веб-сайтів (як у зоні "com", так і навіть у домені ".ua") не може підтверджувати належного використання такого знака, якщо буде встановлено факт відсутності на ринку (території) України відповідних товарів і послуг, що відповідно унеможливлює виникнення в Україні у споживачів асоціації спірних торговельних марок з товарами та послугами заявника. (Правова позиція Вищого господарського суду України, постанова від 01.07.2008 у справі № 39/202).

 

Також, з аналізу судової практики вбачається, що судам слід не лише встановлювати обставини відтворення в назві доменного імені найменування торгового знака, а також пропонування на сторінках відповідної веб-сторінки товарів і послуг, для яких він зареєстрований, але й з'ясовувати, чи не є такі дії наслідком договірних відносин між сторонами спору.

 

Так, Шевченківський районний суд міста Києва, приймаючи 19.01.2011 р. рішення у цивільній справі № 2-3163-11 про відмову у позові про припинення незаконного використання об'єктів авторського права, стягнення збитків, спричинених незаконним використанням торгівельних марок, - встановив, що між позивачем (власник торгового знака) та відповідачем (реєстрант) було укладено угоду, в ході виконання якої відповідач з метою поліпшення ефективності своєї праці в якості менеджера у 2003 році створив сайт позивача. При цьому, на час реєстрації спірного домену для такої реєстрації в доменах другого рівня не існувало обмежень, у зв’язку з чим за розпорядженням позивача відповідний сайт було зареєстровано на ім'я відповідача до відкриття представництва позивача в Україні, що мало бути здійснене найближчим часом.

 

Враховуючи зазначене, суд дійшов висновку, що відповідач, діючи в межах договору, не здійснював порушень щодо права інтелектуальної власності, які є предметом спору, а в дійсності виконував легальне пропонування для продажу продукції позивача, зокрема, за допомогою мережі Інтернет з використанням відповідного доменного імені, яке адресувало користувачів мережі Інтернет на відповідний вебсайт.

 

5. Питання належності та допустимості доказів

 

Під час збору доказів у справах даної категорії необхідно враховувати роз’яснення, надані Вищим господарським судом України в п. 46 Постанови Пленуму № 12 від 17.10.2012 р., відповідно до яких зазначається, що веб-сторінки з огляду на положення частини першої статті 5 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" є електронними документами, які не можуть бути доставлені в суд; однак вони можуть містити відомості про обставини, які мають значення для справи (наприклад, якщо вони виступають об’єктами авторського права чи суміжних прав). Відтак з урахуванням частини першої статті 32, частини першої статті 36 та припису частини першої статті 39 ГПК суд з урахуванням конкретних обставин справи не позбавлений права провести огляд та дослідження цих доказів в місці їх знаходження з фіксацією відповідних процесуальних дій у протоколі, який повинен відповідати вимогам статті 811 ГПК.

 

Як засіб доказування може бути використаний відео-, аудіозапис процесу дослідження будь-якою заінтересованою особою сайта, стосовно якого є відомості використання його з порушенням авторських чи суміжних прав; такий запис, здійснений на електронному чи іншому носії (жорсткому диску комп’ютера, дискеті, диску для лазерних систем зчитування, іншому носії інформації), подається до суду із зазначенням того, коли, ким і за яких умов цей запис здійснено і може бути речовим доказом у справі. Письмовими доказами можуть бути також довідки, отримані від провайдерів і мережевих пошукових служб.

 

Роздруківки Інтернет-сторінок (web-сторінок) самі по собі не можуть бути доказом у справі. Але якщо відповідні документи видані або засвідчені закладом або спеціально уповноваженою особою в межах їх компетенції за встановленою формою і скріплені офіційною печаткою на території однієї з держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, то згідно із статтею 6 Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності від 20.03.1992 вони мають на території України доказову силу офіційних документів.

 

Враховуючи коло питань, які підлягають з'ясуванню,  слід дійти висновку, що суди мають не обмежуватись при вирішенні спорів лише висновками судових експертів у експертизах, які ними призначаються, та крім того з'ясовувати у кожному окремому випадку, чи не вийшов судовий експерт за межі його компетенції.

 

Як свідчить судова практика, судові експерти нерідко перебирають на себе вирішення й правових питань, проте як це є виключною компетенцією суду.

 

Так, у справі № 21/462 господарського суду міста Києва, приймаючи 25.11.2008 р. рішення по суті спору про визнання дій відповідача з використання доменних імен .pegintron.com.ua та .sсhering-plough.com.ua такими, що порушують право власності Компанії "Шерінг - Плау ЛТД" (SCHERING PLOUGH LTD") на знаки для товарів і послуг, посвідченому Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 5448 від 15.06.1994 р. та Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 22558 від 15.01.2002 р., суд в якості основного доказу у справі прийняв до уваги Висновок судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, відповідно до якого значиться, що відповідні позначення, які охороняються Свідоцтвами позивача, використовуються на відповідному сайті, який знаходиться за спірною доменною адресою, а інформація, яка знаходиться на сайті за такою доменною адресою може призвести до змішування із діяльністю позивача.

 

При цьому, суд взагалі не аналізував змісту вказаного Висновку, поклавши його в основу прийнятого рішення.  

 

6. Питання належного способу захисту

 

Однією з проблем розгляду справ даної категорії спорів є те, що сторонами формуються позовні вимоги, які не узгоджуються з переліком способів захисту, наведених в ст. 16 ЦК України та ст. 20 ГК України.

 

За змістом вказаних норм суд може захистити права та законні інтереси й іншим способом, якщо він передбачений договором або законом.

 

Однак, в більшості випадків між сторонами відповідних спорів не має укладених договорів, які б визначали способи захисту порушених прав, як і в інших законодавчих актах не передбачено способів захисту у даній категорії спорів, що відповідно, як і самі відносини, які виникають між учасниками мережі Інетернет, потребує додаткового законодавчого врегулювання.

 

Так, під час розгляду справи № 39/73 за позовом Асоціації "Український правовий альянс" до ТОВ "Хостмайстер", третя особа ТОВ "Інтернет Інвест", про зобов’язання вчинити дії - зареєструвати доменне ім’я ula.ua, господарський суд міста Києва у своєму рішенні від 19.07.2010 р. про відмову у задоволенні позову, звернув на наступне:

"Статті 15 та 16 ЦК України встановлюють, що кожна особа має право на захист цивільних прав та інтересів.

Встановлені способи захисту цивільних прав та інтересів, зокрема, ними можуть бути: визнання прав; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов’язку в натурі; зміна правовідношення; припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконним рішення.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу. Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Позивач звернувся до суду з позовом про зобов’язання відповідача зареєструвати за позивачем доменне ім’я ula.ua.

Однак, звертаючись з позовом, позивач не зазначив спосіб захисту порушених прав та норми чинного законодавства, на підставі яких позивач просить зобов’язати відповідача зареєструвати доменне ім’я позивача.

Також, позивачем не надано доказів виникнення саме між позивачем і відповідачем цивільних прав та обов’язків з приводу реєстрації доменного імені на підставах, визначених ст. 11 ЦК України."

 

© Адвокат Пономарьов М.

 

ОСТАННІ НОВИНИ